Начиная вести бизнес, предприниматель ставит перед собой множество задач: рост выручки, расширение каналов дистрибуции, поиск партнеров и т.д. Это очевидные вещи. Но в настоящее время каждому бизнесмену также очевидна необходимость регистрации товарного знака, поскольку она направлена, прежде всего, на защиту его интересов. Поэтому, каждый предприниматель должен знать, как защитить свои права и как не нарушить права третьих лиц. 

Ведь со временем бизнес развивается, и основатель фирмы может столкнуться с объективной необходимостью провести ребрендинг. Либо у него просто может возникнуть желание внести в свой товарный знак изменения, тем самым сделав его наиболее привлекательным для потребителя. 

Как известно, предпринимательская деятельность ведется на свой страх и риск, и заоблачные прибыли никто никому не гарантирует. Подводных камней хватает везде. И внесение изменений в товарный знак — один из них. Казалось бы, товарный знак зарегистрирован установленным образом, свидетельство получено и, соответственно, никто не сможет поставить под сомнение исключительное право на него. Так? Увы, нет. Вместе с патентным поверенным Александрой Пелех разбираемся в этом сложном вопросе.

Юридические нюансы

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена. В настоящей статье на примерах из судебной практики рассмотрим риски, с которыми может столкнуться предприниматель, используя свой товарный знак с изменениями. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — «ГК РФ») «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.»

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или в соответствии с законом иным лицом. Использование товарного знака может быть осуществлено для индивидуализации товаров, которые вводятся в гражданский оборот, или услуг, а также на документации, в предложениях о продаже товаров, об оказании услуг, в сети интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Надлежащим считается также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ). Критерии изменений, которые не меняют существа товарного знака, законодательством не установлены.

Многолетняя судебная практика обобщена в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с пунктом 164 которого «Использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака — остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, — является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения».

При исследовании факта использования товарного знака суд прежде всего устанавливает фактическое использование товарного знака в отношении тех товаров и/или услуг, для которых он зарегистрирован. 

Согласно судебной практике, использование отдельных элементов товарного знака не признается судом использованием товарного знака в случае, в частности, если используемый элемент не занимает доминирующее положение в комбинированном товарном знаке.

Если товарный знак используется не в том виде, в котором он зарегистрирован, то суд проводит сравнительный анализ товарного знака и обозначения, используемого правообладателем в спорный трехлетний период, которое представляет собой отдельный элемент товарного знака. 

При этом при проведении сравнительного анализа, как показывает практика, не всегда учитываются критерии сходства до степени смешения, а проводится анализ на предмет того, меняют ли внесенные изменения существо товарного знака или нет. В чем разница? В применяемом подходе. Товарный знак и используемое обозначение может быть сходным до степени смешения, однако суд может посчитать, что изменения значительные и меняют существо товарного знака. Как следствие суд может прийти к выводу, что используется другое обозначение, а не зарегистрированный товарный знак, и как результат правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена.

Примеры

Пример №1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2019 по делу № СИП-251/2019 «Использование одного лишь словесного элемента не может являться подтверждением использования спорного товарного знака. Восприятие изобразительного и словесного элементов спорного товарного знака в данном случае характеризуется тем, что средний потребитель, обозревая этот товарный знак, «видит» прежде всего целостную композицию, доминирующее положение в которой занимает именно изобразительный элемент».

Как указал суд, использование одного лишь словесного элемента не может являться подтверждением использования спорного товарного знака, поскольку в таком случае изменяется существо этого товарного знака применительно к пункту 2 статьи 1486 ГК РФ.

По мнению суда, восприятие изобразительного и словесного элементов спорного товарного знака в данном случае характеризуется тем, что средний потребитель, обозревая этот товарный знак, «видит» прежде всего именно целостную композицию, доминирующее положение в которой занимает именно изобразительный элемент.

Пример №2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2015. по делу № СИП-380/2015. Правообладатель комбинированного товарного знака, состоящего из словесного и изобразительного элементов, использовал только словесный элемент, суд признал за словесным элементом доминирующее положение и признал использование товарного знака.

Как указал суд, в документации указан спорный товарный знак «Радуга», на продукции также размещен товарный знак с изменением его отдельных элементов, что, по мнению суда, не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану.

Пример №3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу № СИП-539/2014. Незначительные отличия используемых правообладателем обозначений (либо без двух словесных элементов, либо без словесного элемента «Поднимай легко!») не влияют на различительную способность оспариваемого товарного знака и не ограничивают его правовую охрану.

Отклоняя довод о неиспользовании правообладателем товарного знака в том виде, в каком он зарегистрирован, и использовании в ином виде (без охраняемого словесного элемента «Поднимай легко!»), а также об использовании на документации вместо товарного знака своего фирменного наименования, суд первой инстанции исходил из того, что центральное доминирующее положение в спорном товарном знаке занимает именно изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение заглавных букв «Т» и «Г», вписанных в окружность, при этом использование правообладателем товарного знака с незначительными отличиями (либо без двух словесных элементов, либо без словесного элемента «Поднимай легко!») осуществляется в целях оптимизации маркировки продукции определенного вида.

Пример №4. Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2019 по делу № СИП-311/2018. Правообладатель комбинированного товарного знака, состоящего из двух словесных элементов, изобразительного элемента (фона и изображения), использовал только один словесный элемент, выполненный в другом шрифте – суд не признал использование товарного знака.

Как указал суд, в данном случае решается не вопрос о сходстве сравниваемых обозначений, а проверяется, не меняется ли существо товарного знака, а именно, не изменяется ли восприятие зарегистрированного товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятия знака в целом) элементов. 

«По мнению судебной коллегии, включение в товарный знак дополнительных словесных элементов придает ему смысловое значения. Учитывая то, что используемый элемент товарного знака не содержит всех включенных в товарный знак словесных элементов, изобразительного элемента, выполнен в иных шрифте и цветовой гамме, судебная коллегия считает, что восприятие товарного знака в целом изменяется, то есть изменяется его существо.»

Пример №5. Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2018 по делу № СИП-269/2018. Правообладатель товарного знака, состоящего из двух равноправных словесных элементов, использовал только один элемент – суд не признал факт использования товарного знака.

Пример №6. Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2017 по делу № СИП-105/2017. Суд указал, что «такое использование обозначения не является использованием товарного знака в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, так как данный товарный знак является комбинированным, включающим наряду со словесным элементом также изобразительные элементы, в связи с чем использование одного лишь обозначения «Царь» в стандартном шрифтовом начертании в любом случае не могло быть охарактеризовано в качестве использования оспариваемого товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа этого знака».

Как указал суд, наименование товара «Царь» в документации не подтверждает использование, поскольку такое использование не является использованием товарного знака в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, так как данный товарный знак является комбинированным, включающим наряду со словесным элементом также изобразительные элементы, в связи с чем использование одного лишь обозначения «Царь» в стандартном шрифтовом начертании в любом случае не могло быть охарактеризовано в качестве использования оспариваемого товарного знака с изменениями его отдельных элементов, не меняющим существа этого знака.

Тем самым, использование правообладателем иных обозначений, не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак, — даже обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, не является использованием конкретного товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ и не учитывается при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны.

Нет ли тут противоречия? Несмотря на постановление суда при решении вопроса об использовании товарного знака принцип сходства до степени смешения товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, и используемого обозначения «не работает». То есть если сходство есть, то не всегда можно убедить суд, что изменения не влияют на различительную способность и не меняют существо товарного знака.

Таким образом, если предприниматель принял решение изменить свой товарный знак и не регистрировать его в измененном виде, то он не может исключить риск того, что правовая охрана его товарного знака может быть прекращена именно потому, что суд признает изменения существенными несмотря на сходство обозначений в целом. Поэтому лучше подстраховаться заранее.