Ты строишь бизнес, вкладываешься в рекламу, а потом — БАЦ! — выясняется, что чужая компания пытается зарегистрировать на себя твой бренд в Роспатенте.

И что делать? Тратиться на ребрендинг? Платить миллионные компенсации? К таким ситуациям лучше быть готовым заранее: разбираемся на примере истории бренда «Всё как у зверей».

Я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ №2151. На примере этого дела покажу, что можно сделать в такой ситуации и как в нее не попасть.

Как теряют миллионы рублей на использовании чужих названий

Чаще всего как товарные знаки регистрируют названия компаний и товаров, слоганы, логотипы, имена-псевдонимы и домены.

Сегодня в России охраняется больше 950 000 товарных знаков, и каждый год подают на регистрацию еще 130-140 тысяч. Найти классное и свободное название непросто, а вот случайно воспользоваться чужим — легко.

Набор санкций за использование чужого бренда такой, что иногда может довести и до банкротства:

• взыскание компенсации в пользу правообладателя — до 5 миллионов рублей, иногда больше (п.4 ст. 1515 ГК РФ)

• штрафы в пользу государства за нарушение закона о рекламе и недобросовестную конкуренцию — тут от 100 до 500 тысяч, а там как повезет (ч. 2 ст. 14.33, ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ)

• конфискация товара, на который незаконно нанесен чужой знак (п.2 ст. 1515 ГК РФ)

• иногда ответственность вплоть до уголовной (до шести лет, ст. 180 УК РФ)

Главное правило: кто первый успел зарегистрировал название как товарный знак в Роспатенте — тот и его владелец.

Неважно, кто придумал название раньше, назвал сайт или объявил конкурс Вконтакте на выбор названия. Юридически бренд будет принадлежать тому, кто подал заявку в Роспатент раньше.

Но из этого правила бывают редкие исключения…

Ты много лет используешь свое название, а потом выясняется, что другая компания пытается зарегистрировать его на себя в Роспатенте. И как тут быть?

Место действия: Москва
Бренд: «Всё как у зверей»
Сфера: медиа, туризм

«Всё как у зверей» — это научно-популярный видеоканал о биологии. Канал придумала и ведет Евгения Тимонова — известный натуралист, биолог по призванию, журналист и писатель.

Десятки миллионов просмотров, почти полмиллиона подписчиков и больше сотни видео — за десять лет работы канал Евгении снискал заслуженную популярность. Из канала выросли и другие классные направления бизнеса: познавательный туризм, экскурсии в зоопарки, книги и лекции.

А теперь представьте ситуацию: ты десять лет развиваешь свой бренд, вкладываешь в него силы, время, деньги и душу. А потом внезапно обнаруживаешь, что совершенно посторонняя компания подала заявку на регистрацию твоего названия в Роспатент.

Что они хотят? Забрать твое имя? Воспользоваться твоей популярностью? Взыскать с тебя компенсацию?

Это заявка на товарный знак «Все как у зверей». От компании, которая не имела никакого отношения к Евгении, не спрашивала ее согласия и просто подалась в Роспатент.

Кто-то скажет: «сами виноваты, раньше надо было думать — вовремя подавать заявку, а теперь-то уже поздно». Но от таких слов не легче. Делать то что?

На этом месте нас с Евгенией Тимоновой познакомил известный неймер Вадим Дунаев, автор «Бюро названий». Нам нужно было найти, как помочь Евгении решить ситуацию.

Как остановить захват бренда: рабочий план

Ситуация была не из приятных. С одной стороны — настоящий автор программы, который хочет получить права на свое же название. С другой — чужая заявка, поданная раньше.

Большинство юристов в таких ситуациях говорят так: «Меняйте название, регистрация невозможна». И в какой-то мере это действительно так: права же принадлежат тому, кто подал заявку раньше.

Но как в здравом уме можно предложить менять название, под которым люди работают больше десяти лет?

В моем понимании сама суть работы юриста в том, чтобы искать решения и выходы из сложных ситуаций. Не документики заполнять по образцу и не шаблончики из интернета скачивать. А руководствуясь своим опытом находить решения и претворять их в жизнь.

Для меня и моих коллег такой случай далеко не первый. Поэтому план был такой:

1. Подать собственную заявку в Роспатент

2. Направить обращение против регистрации чужой заявки

3. Обеспечить отказ по чужой заявке и получить решение по своей

Только так у нас был шанс вернуть права на бренд.

Как развивались события: история «зверских» заявок

Знаете, почему сначала нужно подать свою заявку, и только потом идти воевать против чужих, а не наоборот?

Да потому что если не подумать об этом заранее, то есть риск проиграть всё.

Представьте ситуацию: ты приходишь с возражением в Роспатент против чужой заявки, а та компания берет и плодит еще несколько похожих заявок. Возможно даже от разных лиц. В итоге ты обречен на бесплодную войну против гидры из бесконечно плодящихся заявок.

А если ты сначала подал свою заявку, то у любых новых заявок от противоборствующей компании дата подачи будет позже твоей. Эти заявки «отлетят» по формальным признакам и тебе не нужно будет воевать против десятка разных заявок.

Именно поэтому мы и начали с того, что подали свою заявку.

Дальше мы засели за документы против чужой заявки. У патентных поверенных такой документ называется «обращение заинтересованного лица».

Смысл обращения — убедить эксперта Роспатента, что заявке нужно отказать.

«Откажите им, ну позязя» — так не работает. Вот что нужно, чтобы обращение действительно сработало:

1. Факты и доказательства по использованию бренда в жизни. Много, подробно, масштабно и неоспоримо.

2. Обоснование отказа с точки зрения закона. Какие основания для отказа по закону должен применить эксперт Роспатента? По сути, пишем отказ за эксперта.

3. Обоснование отказа с точки зрения практики Роспатента. Тут мы показываем, что в аналогичных случаях сам Роспатент уже принимал такие решения.

4. Обоснование отказа с точки зрения судебной практики. Тут нужно показать, что мы готовы биться до конца, и даже если эксперт с нами не согласится, мы готовы доказать свою правоту в суде и имеем для этого все основания.

По сути, обращение должно быть написано так, чтобы эксперту Роспатента стало понятно, что единственно верное по закону решение — отказ.

Мы собрали целую гору доказательств, доказательства использования названия программы нашим доверителем, привели примеры публикаций и материалов, подтверждающих известность бренда «Все как у зверей».

Казалось бы, после такого подробного документа нам остается только ждать решения Роспатента в нашу пользу.

Но если бы все было так просто, люди бы не теряли свои бренды, а вы бы сейчас не читали эту статью.

Роспатент присылает нам предварительный отказ

В Роспатенте работает больше ста экспертов по товарным знакам. Они просто физически не могут согласовывать между собой решения по всем заявкам.

Экспертизу по заявке чужой компании ведет один эксперт. Экспертизу по нашей заявке ведет другой.

Мы отправляем обращение против чужой заявки. Эксперт получает, думает, советуется с руководством.

В это время другой эксперт по нашей заявке смотрит — есть название, есть другая ранняя заявка. И отправляет нам предварительный отказ.

Что делать? Все пропало?

Да нет, мы этого ожидали. Предварительные отказы сейчас приходят по 85% заявок, это рядовая практика.

Садимся за ответ. Пишем, объясняем, мотивируем. Выжидаем, чтобы увидеть решение по чужой заявке.

И вот оно, долгожданное решение. Хоть та компания попыталась спорить с Роспатентом, ей всё-таки отказали в регистрации:

После этого решения мы смогли наконец-то выдохнуть. Да, впереди еще был ответ на наш предварительный отказ, решение, оплата пошлин и другие хлопоты. Но зная об отказе по чужой заявке, жить уже было легче

Чем закончилась эта история

Обычная регистрация товарного знака занимает плюс-минус полгода. Здесь же вся история заняла почти год.

Но вот что самое главное: бренд удалось спасти.

Теперь Евгения может спокойно развивать свой проект, не опасаясь никаких претензий. Никто не заставит ее переименоваться, не заставит платить компенсации и не заблокирует в интернете или соцсетях.

Наоборот — теперь посторонним компаниям стоит подумать дважды, перед тем, как использовать её бренд.

Три главных вывода из этой истории для нас с вами

1. Права на бренд принадлежат тому, кто владеет товарным знаком. Нет товарного знака — значит юридически бренд не ваш.

2. Товарный знак выдадут тому, кто первым подал заявку в Роспатент. Но из этого правила иногда бывают исключения.

3. Если вы долго и упорно работаете, а кто-то взял и зарегистрировал ваш бренд на себя — еще не все потеряно. Наш закон дает возможность отстоять свои права в такой ситуации. Это непросто, но возможно.

Если пост полезный-интересный — поставьте плюсик, буду постить еще.

Если надо спросить что-то частное для себя или своей компании, например, по регистрации товарных знаков или по судам — напишите мне в личку в телеграме @bchlf.

Если вам в целом интересна тема защиты своих интеллектуальных прав — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей».