«Всегда проверять обозначение до подачи заявки на товарный знак» - заявители неизменно сталкиваются с этой рекомендацией патентных поверенных. Может показаться, что это бесполезные траты, на которых можно сэкономить. Это так, если вы готовы пойти на риск:

➡️ степень риска около 50% 

➡️ цена риска, складывается так:

(✔️затраты_на_регистрацию) +(✔️затраты_на_продвижение_бренда_в_течение_10_месяцев) +(✔️затраты_на_вынужденный_ребрендинг)

Некоторых заявителей смущает, что предварительная проверка стоит столько же, сколько услуги по регистрации, а то и дороже. 

«почему так дорого? Нам менеджер в компании *** проверил бесплатно за пять минут и сказал, что всё Ok» ?.

Когда я объясняю клиенту, почему я рекомендую проводить полноценную предварительную проверку товарного знака и рассказываю, сколько она стоит, я порой вижу в его глазах недоумение и слышу вопрос подобный этому.

В этот момент мы говорим о разных вещах:

➡️ Базовый скрининг за 5–10 минут выявляет только точные совпадения и очень далёк от экспертизы Роспатента.

➡️ Полноценная проверка (от 2 часов) близка по объёму к экспертизе товарного знака в Ведомстве и проверяет по: абсолютным основаниям (описательность, общие термины и пр.) и относительным (анализ сходства до смешения, однородности товаров/услуг) для отказа в регистрации товарного знака. Такая проверка снижает риски неожиданного отказа и вынужденного ребрендинга после 10 месяцев ожидания. 

Что в статье: 

1) Как проверить товарный знак самостоятельно за 20 минут — пошаговый алгоритм самостоятельной проверки за 15-20 минут.

2) Профессиональная проверка товарного знака — как патентные поверенные оценивают обозначения и почему эти 2-3 часа работы экономят месяцы и много денег.

3) Алгоритм принятия решений — когда нужна самостоятельная проверка, когда – патентный поверенный, а когда можно и вовсе отказаться от проверки товарного знака.

1. Что такое товарный знак, зачем его регистрировать?

В качестве товарного знака можно зарегистрировать любое обозначение, по которому покупатели и клиенты узнают товары или услуги отдельного бренда. Чаще всего это словесное обозначение, изобразительное (лого), или их комбинация. Встречаются и более экзотичные случаи знаков: объёмные фигуры, цвет, последовательность сигналов, звук или запах. 

Товарный знак охраняется в привязке к конкретным видам товаров/услуг по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Регистрация обозначения для одних товаров/услуг ограничивает его использование только для подобных товаров/услуг.

Так, например, регистрация в качестве товарного знака обозначения "ORACLE" для программного обеспечения и других товаров/услуг, производимых под этим брендом, вряд ли помешает ресторану "Oracle" работать в сфере общепита. Но продавать программный продукт с таким названием я не рекомендую.

[Вернуться назад]

2. Зачем проверять товарный знак до подачи заявки: риски и цена ошибки

Короткий ответ: чтобы оценить риски. 

А чтобы их оценить их точно, надо, чтобы наша проверка товарного знака максимально воспроизводила экспертизу вашей заявки в Роспатенте.

Роспатент (а точнее его структура – ФИПС) в ходе экспертизы проверяет:

➡️ (1) насколько ваше обозначение в принципе может считаться товарным знаком (Не является ли, например, описательным или общеупотребляемым термином),

➡️ (2) не препятствуют ли регистрации другие охраняемые обозначения

➡️ (3) а с недавних пор: не будет ли потребитель вводиться в заблуждение относительно поставщика товаров или услуг под этим брендом.

Заявка на товарный знак сейчас рассматривается Роспатентом в среднем 10 месяцев. 

Представьте себя на месте заявителя: вы своевременно подали заявку, вам в ближайшие пару недель выводить его на рынок, а вы даже не знаете, зарегистрируют товарный знак или нет. А узнаете только через 10 месяцев, когда уже изрядно вложитесь в продвижение вашего бренда.

Вы рискуете затраченными на продвижение (и на заявку) деньгами, временем и нервами. Вдобавок, есть опасность нарушить чужой товарный знак – а это снова время, деньги и нервы. 

Предварительная проверка как раз и служит для того, чтобы эти риски оценить. На моей практике, точность оценки риска составляет 90-95% при условии грамотного проведения полной проверки. Это не гарантия результата, а цифры, подтверждённые за 17 лет практики.

Степень риска легко проиллюстрировать по следующему кейсу:

Клиент попросил меня зарегистрировать сразу 11 разных товарных знаков. Все словесные. Один из них оказался в принципе неохраноспособным, и мы на берегу отказались от идеи им заниматься... И их осталось десять. Клиент отказался от предварительной проверки товарных знаков ради экономии денег. 

Сэкономлено на тот момент было около 200 000 руб.

В итоге: 

✅ 4 обозначения из 10 без проблем зарегистрированы как товарные знаки; 

⚠️ по 2 пришлось неприятно сократить перечень товаров и услуг, чтобы знак не конфликтовал с существующими; 

❌ по остальным 4 были получены отказы, с которыми ничего не удалось сделать. 

Это, конечно, не общая статистика, но кейс отражает типичную картину:

Итого потери составили: 

? Затраты на регистрацию 6 отказных товарных знаков: 300 000 руб;

? Затраты на продвижение этих брендов за 10 месяцев экспертизы и на последующий ребрендинг товаров. 

? Точную сумму не скажет даже клиент, но вообразить можно. К этому по одному из обозначений добавилось потенциальное нарушение другого знака.

[Вернуться назад]

3. Как проверить товарный знак самостоятельно за 20 минут 

Я настоятельно рекомендую клиентам проводить по товарному знаку такой поиск. Самостоятельно.

Заявителям стоит самостоятельно проводить такую грубую проверку, когда они только придумывают, как будет называться их бренд. Она выявит совсем очевидные препятствия для регистрации и поможет вовремя отказаться от трат на безнадёжную заявку. Но проверка в таком объёме никогда не даст достаточно информации для оценки рисков.

Как провести такую проверку самостоятельно? 

➡️ 1) Сперва просто погуглите ваше обозначение. Проверьте, использует ли кто-то его, нет ли среди них компаний из вашей области.

В поисковике стоит в первую очередь искать ваше обозначение в кавычках по точному совпадению, а также проверить whois для подходящих вам доменных зон.

➡️ 2) После этого введите в поисковике что-нибудь вроде «проверка товарного знака онлайн», и вы найдёте с десяток сервисов, предоставляющих возможность поиска по реестру товарных знаков. В них можно ввести ваше обозначение, и система проведёт поиск по базам зарегистрированных знаков и выдаст похожие товарные знаки, а иногда и автоматически оценит шансы на выдачу. 

⚠️ Будьте аккуратны с этой автоматической оценкой. Перед такими бесплатными системами часто стоит задача первого контакта с клиентом, чтобы потом была куплена услуга регистрации товарного знака – а для этого выгоднее дать понять пользователю, что хоть какие-то шансы на успех есть.

Можете также воспользоваться для проверки государственным реестром товарных знаков на сайте ФИПС. В этом случае, правда, будет сложно уложиться в 20 минут.

Если вы нашли что-то совсем похожее и оно зарегистрировано или подано для ваших товаров / услуг, стоит подумать над другим обозначением. Сказать-то это легко, но сделать... Для клиента это почти всегда тяжело эмоционально. Для уверенности можно задать вопрос патентному поверенному. 

Если ничего криминального не нашли, пора провести настоящую проверку обозначения. Самостоятельно её проводить не стоит, надо обращаться к патентному поверенному по товарным знакам. Но если всё же решите делать это своими руками, расскажу, как это делается.

[Вернуться назад]

4. Профессиональная проверка товарного знака

Теперь про полноценную проверку товарного знака.

В её ходе мы де-факто моделируем экспертизу заявки в патентном ведомстве.

? Цель – до подачи заявки определить вероятность отказа по нашему обозначению.

4.1. Абсолютные основания отказа при проверке товарного знака

В первую очередь проводится проверка того, может ли обозначение в принципе быть зарегистрировано. Иногда это понятно с первого взгляда, но бывают случаи, когда стоит провести поиск по реестру отказных заявок на товарные знаки – чтобы понимать, как реагирует патентное ведомство на подобные обозначения.

Все препятствия для принципиальной охраноспособности перечислены в статье 1483 Гражданского Кодекса РФ. Список длинный, а толкование каждого из его пунктов достойно отдельной статьи или даже книги. Здесь те, что можно отнести к абсолютным основаниям: 

Специалист, проводящий проверку, должен понимать практику патентного ведомства по каждому из исключений. Её иногда сложно объяснить – только прочувствовать.

Если новый знак не отличается от широко употребляемых обозначений или терминов, описывает сам товар, похож на чужую торговую марку, вводит в заблуждение или противоречит общественным интересам или морали — его не зарегистрируют.

Как думаете, каково было решение Роспатента по заявкам на эти обозначения? 

2. Володя и медведи 

3. Чадо из Ада

Вызвал он у меня некоторые вопросы в части принципиальной охраноспособности, но раз уж экспертиза пропустила, наверно всё в порядке. Возможно, другим банкам уже пора покупать лицензию у Сбера.

4.2. Относительная охраноспособность при проверке товарного знака

Во вторую очередь проводится самая трудоёмкая проверка относительной охраноспособности.  

На ней проводят поиск по базам товарных знаков (зарегистрированных и на стадии рассмотрения), а также по другим средств индивидуализации, которые могут помешать регистрации.

Здесь основные нормы представлены в пунктах 6-9 той же статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ. 

По этим требованиям, товарный знак не должен быть слишком похож на уже существующие (сходен с ними до степени смешения) или давно известные в России знаки для похожих (однородных) товаров. Иногда можно, но только с разрешения владельца и при условии, что это не запутает покупателей. Нельзя использовать в знаке защищённые географические указания, если это ущемляет права их владельцев. Также запрещено копировать фирменные наименования, коммерческие обозначения, селекционные достижения, имена известных людей или названия культовых произведений, если права на них возникли раньше. Всё это нужно, чтобы избежать путаницы и сохранить здоровую конкуренцию на рынке.

То есть для проведения проверки товарного знака нам нужно:

1) знать, как эксперты Роспатента определяют, являются два обозначения сходными или нет;

2) знать, как эксперты Роспатента определяют, являются товары или услуги сходными или нет;

3) сесть с этими знаниями за реестр товарных знаков, провести поиск и проанализировать 1-2 тысячи публикаций.

Стоит также помнить, что все приведённые в таблице основания для отказа – это не приговор. У каждого из этих правил есть исключения.

Понять, как проводится экспертиза в Роспатенте, вам может помочь Руководство по регистрации товарных знаков – интереснейший документ объёмом почти 300 страниц, который постоянно корректируется и дополняется, и которого, честно говоря, недостаточно. Всё-таки важно постоянно вариться в практике экспертизы.

Как думаете, сходны эти обозначения или нет?

1.

И

2. 

3. «Яндекс Афиша» vs «Афиша»

В качестве инструментов для поиска подойдут открытые реестры товарных знаков ФИПС Роспатента, коммерческие базы типа linkmark, а также реестр юридических лиц. В их использовании нет сложной магии: вводите обозначение в строку, жмёте кнопку, после чего анализируете результаты поиска.

? Так, а что там с автоматизацией и обучаемыми алгоритмами?

? Спасибо вам за этот замечательный вопрос ?. 

Такие инструменты есть. ИИ хорош для приоритизации той самой тысячи товарных знаков при поиске, но в оценке нюансов сходства обозначений пока даёт сбои. Более ответственные задачи им доверять пока не стоит. Поиск по изображениям работает хорошо, но всё же вручную с использованием венской классификации изображений пока получается точнее. Надеюсь, в скором времени смогу больше довериться современным инструментам. 

Может показаться, что 1-2 тысячи – это очень много. На самом деле это ещё вполне ничего. Когда я только начинал работать с товарными знаками, коллеги из соседнего кабинета выписывали настоящие бумажные тома официального бюллетеня зарегистрированных товарных знаков и пролистывали их целиком, проводя поиск сразу по нескольким обозначениям. Тома были толстые, бумага тонкая, а чтобы на пальцах не появились мозоли, использовали резиновые напальчники ?.

В итоге мы имеем: для проведения нормальной проверки нужно минимум 2 часа плотной работы квалифицированного специалиста. А время – это деньги, особенно когда это время – рабочее. 

[Вернуться назад]

Итоговые рекомендации по проверке товарного знака

Я считаю, что специалистам по товарным знакам в работе с клиентом такую проверку проводить нельзя, так как на основе него легко можно дать неверные рекомендации, а достаточно данных для толковых рекомендаций такой поиск по товарным знакам не даёт. Есть ряд других причин.

3) ➡️ Проверку второго типа проводить нужно после того, как вы поймёте, что обозначение в принципе нормальное и в первом приближении препятствий для регистрации товарного знака не видно.

Эта проверка должна проводиться опытным специалистом. Она занимает два и более часов его времени. Бесплатно или за символическую плату такое не делается. Если же вы обнаружили, что делается – лучше сделать это в другом месте.

Затраты на предварительную проверку товарного знака - это плата за понимание степени риска. Цена же риска складывается не только из ваших затрат на регистрацию товарного знака, но также из ваших затрат денег и времени на продвижение вашего бренда за время рассмотрения заявки на товарный знак. А ещё – из потенциальных рисков нарушения чужих прав.

А если вам нужно проверить не товарный знак, а изобретение, подробный гайд по патентному поиску есть в статье: Патентный поиск без боли. Руководство для инженеров и не только. Больше о защите IP для IT-бизнеса — в ТГ канале @patentmafia.